Новости

17.01.2013
Правоприменение
В ставропольском крае по решению суда ликвидирована фирма,  которая, не имея в штате адвокатов, позиционировала себя как адвокатское образование.
10.01.2013
Законотворчество
Подписан закон о разграничении полномочий по делам об оспаривании нормативно-правовых актов между арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 
03.12.2012
Профессиональный праздник

3 декабря в Российской Федерации празднуется день юриста.

Проблемы разрешения споров, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

С 01.01.2008 вступают в силу положения четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – четвертая часть ГК РФ). Во многом четвертая часть ГК РФ вобрала в себя положения ныне действующего законодательства, регулирующего отношения в области интеллектуальной собственности. Однако нормы, связанные досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, подверглись определенным изменениям, которые позволят разрешить некоторые проблемы, возникающие при применении Закона Российской федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон о товарных знаках).

Согласно ст. 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случаях и в порядке, установленных данным кодексом и другими законами, признается исключительное право, в том числе на средства индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг.

Закон о товарных знаках предоставляет исключительное право на товарный знак, которое формулируется в ст. 4 Закона о товарных знаках путем установления правомочия лица использовать свой товарный знак, правомочия запрещать его использование другими лицами, а также обязанности неограниченного круга лиц воздерживаться от несанкционированного использования охраняемого товарного знака без разрешения правообладателя.

Таким образом, с точки зрения российского законодательства право на товарный знак представляет собой монополию, которая, однако, не является абсолютной. С одной стороны, монополия ограничивается кругом товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Это следует, в частности, из ст. 3 и 4 Закона о товарных знаках. Из круга объектов монополии также исключаются товары, которые уже были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 23 Закона о товарных знаках).

С другой стороны, согласно ст. 22 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Таким образом законодательством установлена обязанность правообладателя использовать товарный знак для товаров, в отношении которых он зарегистрирован, под угрозой прекращения исключительного права, и, следовательно, определены условия действия исключительного права.

Из анализа ст. 22 Закона о товарных знаках с учетом определения товарного знака, которое дано в статье 1 этого же закона, следует, что обязанность по использованию зарегистрированного товарного знака введена в целях обеспечения выполнения товарным знаком своей функции – индивидуализировать товары, находящиеся в гражданском обороте. В статье «О принципе обязательного использования товарного знака» (опубликована в журнале «Интеллектуальная Собственность. Промышленная собственность» №9, 2005 г. и «Патенты и лицензии» №10, 2005 г.) Б. П. Симонов и С. В. Коростелева также указывают на то, что основная цель реализации принципа обязательного использования товарного знака – стремление законодателя обеспечить интенсивное функционирование товарных знаков в гражданском обороте и сократить случаи их регистрации лицами, которые сами их не используют, но могут препятствовать появлению на рынке товаров, маркированных такими знаками.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием косвенно также направлено на борьбу со злоупотреблениями, которые выражаются в регистрации чужих не зарегистрированных средств индивидуализации с целью последующей перепродажи товарных знаков заинтересованным лицам либо устранении с рынка товара, который уже приобрел у потребителей определенную репутацию, и замене его своим товаром.

Тем самым законодатель стремится создать условия для интенсивного включения тварных знаков в гражданский оборот и наличия на российском рынке большого количества разнообразных товаров, которые потребитель может отличать друг от друга с помощью товарных знаков.

Вместе с тем в Российской Федерации подача заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, часто не имеет ничего общего с указанными целями, в том числе, прекращением правой охраны товарных знаков, которые действительно не нужны правообладателю или используются им при осуществлении недобросовестных действий. Из механизма борьбы со злоупотреблениями в сфере регистрации товарных знаков досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков само начало приобретать характер злоупотребления.

Изучение практики рассмотрения подобных споров в суде может подтвердить сделанный вывод, поскольку среди товарных знаков, которые «проверялись» на использование нередко можно встретить те, которые известны потребителю. В качестве одного из примера можно привести известный спор, который был связан с товарными знаками Компании "Ян Бехер - Карловарска Бехеровка".

В указанных случаях заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут подаваться как с целью элементарной дезорганизации деятельности конкурента, так и для захвата использующегося в действительности товарного знака с расчетом на то, что правообладатель по тем или иным причинам не сможет представить надлежащие доказательства использования товарного знака.

Основные причины распространения указанных злоупотреблений связаны, во-первых, с крайне низкими издержками и рисками (правовыми и финансовыми) для лица, подающего заявление. Согласно п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам, а доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Все расходы, которые несет лицо, подающее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака сводятся к оплате государственной пошлины (в настоящее время составляет 10 000 рублей) и подаче заявления, в котором фактически должны содержаться только указания на товарный знак и период времени, в течение которого предлагается проверить использование товарного знака. При этом Закон о товарных знаках не ограничивает количество заявлений, которые могут быть поданы в отношении одного товарного знака, либо период времени, в течение которого правообладатель может быть «застрахован» от новой проверки использования им товарного знака.

Законодательством не установлена ни ответственность за подачу ложного заявления о неиспользовании знака, ни обязанность возмещения убытков, которые причиняет правообладателю подача указанного заявления. У лица, подающего заявление о неиспользовании товарного знака, отсутствует даже необходимость присутствовать на заседаниях, поскольку проверку выполнения правообладателем обязанности использовать товарный знак будет осуществлять Палата по патентным спорам.

В свою очередь для правообладателя подача указанного заявления неизбежно порождает значительное число неблагоприятных последствий. Прежде всего, правообладатель вынужден нести расходы, связанные с представлением своих интересов в Палате по патентным спорам. При этом иностранные правообладатели могут вести дела только через патентного поверенного, то есть - вынуждены прибегать к услугам сторонних специалистов.

Однако в значительной степени риски правообладателя связаны с неоднозначностью самого понятия «использование тварного знака». В связи с этим правообладатель зачастую будучи убежден, что товарный знак используется, сталкивается с возможностью досрочного прекращения его правовой охраны. Из анализа судебной практики видно, что в подавляющем большинстве дел, которые рассматривались судами, правообладатель представлял документы, которые подтверждали, по его мнению, использование товарного знака. Тем не менее, Палата по патентным спорам такие документы по тем или иным причинам не приняла и посчитала, что товарный знак не использовался.

Согласно п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Данное положение закона, как правило, толкуется Палатой по патентным спорам настолько узко, что под использованием товарного знака фактически понимается лишь два способа – производство и продажа на территории Российской Федерации товара, на котором маркировка произведена самим правообладателем, с использованием его собственных производственных средств, либо производство и (или) ввоз в Россию товара лицом, с которым правообладатель заключил лицензионный договор, зарегистрированный в патентном ведомстве.

Вместе с тем, подобное толкование закона о товарных знаках, как представляется, является недостаточно обоснованным и не во всем соответствует устоявшимся формам хозяйственных взаимосвязей.

Прежде всего стоит отметить, что согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Таким образом, Конституция Российской Федерации основана на признании свободы использования физическими и юридическими лицами принадлежащих им прав для осуществления законной деятельности.

На основании указанного конституционного принципа обладатель исключительного права на товарный знак свободен в выборе правовых форм реализации своих гражданских прав. При этом ст. 55 Конституции Российской Федерации указывает на то, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Упомянутое толкование ст. 22 Закона о товарных знаках не охватывает, в частности, двух распространенных на практике ситуаций, при которых товар, маркированный спорным обозначением, присутствует на российском рынке, а именно: реализацию на российском рынке товара зарубежного правообладателя через посредников, с которыми не заключается лицензионное соглашение, и производство продукции по заказу правообладателя без заключения лицензионного договора.

Поскольку производство и (или) введение такого товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации осуществляется не правообладателем, а другим лицом, то возникает риск прекращения правовой охраны товарного знака, несмотря на наличие на рынке товара. Однако ограничение использования правообладателем указанных способов использования товарного знака и прекращение в этих случаях гражданских прав, связанных с товарным знаком, не отвечает требованиям ст. 55 Конституции Российской Федерации.

Необходимо также учитывать, что попытка добиться прекращения правовой охраны товарного знака без намерения зарегистрировать идентичный или сходный товарный знак на свое имя на практике вряд ли может встретиться. Как правило, лицо, подающее указанное заявление заблаговременно подает заявку на регистрацию аналогичного товарного знака на свое имя. Поэтому досрочное прекращение правовой охраны товарного знака фактически означает переход прав на спорное обозначение другому лицу.

Передача другому лицу прав на товарный знак, который действительно не использовался на товарах, находящихся в гражданском обороте на территории Российской Федерации, является вполне адекватной мерой, способствующей более интенсивному включению товарных знаков в гражданский оборот. Однако, в том случае, когда на рынке присутствовал товар, который производился и вводился в гражданский оборот хотя и не самим правообладателем, но тем или иным образом с его ведома и под его контролем, у потребителя уже возникает ассоциация между товарным знаком и определенными свойствами товара. В этих условиях передача права на использование товарного знака другому лицу и использование его на новом товаре может вводить потребителей в заблуждение относительно свойств товара.

Изложенное показывает необоснованность требования обязательной регистрации лицензионного договора при рассмотрении вопроса об использовании товарного знака. С одной стороны угроза прекращения правовой охраны товарного знака должна являться стимулом для регистрации правообладателями договоров, на основании которых производится передача прав на использование товарного знака. В свою очередь патентное ведомство при регистрации лицензионного договора контролирует его соответствие требованиям действующего законодательства и, в частности, наличие в договоре условий о соответствии лицензионной продукции качеству товаров лицензиара. Данный механизм направлен, прежде всего, на защиту интересов потребителей и предотвращение реализации под одним наименованием товаров, различающихся своим качеством.

С другой стороны, правообладатель сталкивается с ситуацией, при которой он осуществляет продвижение товаров под конкретным товарным знаком, несет расходы на их рекламу, однако вследствие того, что он не заключил или не зарегистрировал лицензионный договор с производителем или продавцом указанного товара, права на товарный знак могут перейти другому лицу. Тем самым упомянутое ограничение на формы использования товарного знака фактически приводит к тому, что прекращение правовой охраны товарного знака уже становится санкцией за нарушение формы гражданско-правового договора.

Более того, указанные ограничения на способы использования товарного знака представляются необоснованными и с точки зрения норм международного права.

Ст. 5 С Парижской конвенции по охране промышленной собственности указывает на то, что правовая охрана товарного знака может быть аннулирована только тогда, когда заинтересованное лицо не предоставит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. С точки зрения данной нормы вызывает сомнение как невозможность использования товарного знака без зарегистрированного в патентном ведомстве лицензионного договора, так и квалификация такой формы реализации гражданских прав в качестве бездействия.

Следует также отметить, что указанная норма Парижской конвенции фактически рассматривает неиспользование товарного знака как бездействие правообладателя, которое не имело под собой каких-либо причин. При этом причины, обосновывающие бездействие могут быть достаточно простыми. В соответствии с комментарием к данной конвенции, который дан Г. Боденхаузеном , обоснование обычно принимается, если правовые или экономические причины помешали использованию товарного знака в данной стране. В качестве одного из примеров в комментарии приводится ситуация, когда товары не нашли сбыта.

В российском законодательстве также существуют аналогичные положения, однако они содержат более строгие требования. Согласно ст. 22 Закона о товарных знаках при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Тем самым российское законодательство фактически отошло исключительного характера процедуры досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, и наличие у правообладателя причин для бездействия уже не является безусловным основанием для сохранения правовой охраны.

Из ст. 22 Закона о товарных знаках фактически следует, что даже в том случае, когда существовали обстоятельства в силу которых правообладатель в течение определенного времени не мог использовать товарный знак либо считал это невыгодным для себя, правовая охрана товарного знака все равно может быть прекращена. При этом оценка таких обстоятельств оставлена исключительно на усмотрение административного органа – Палаты по патентным спорам.

Изложенное показывает, что по сравнению с нормами международного права российское законодательство ужесточило требования к использованию товарного знака и упростило прекращение правовой охраны товарного знака. Это не могло не отразиться на стабильности гражданского оборота, поскольку та легкость, с которой товарный знак мог сменить своего правообладателя, означала периодическую смену не только производителей, но и потребительских свойств и качества товара, маркированного одним товарным знаком.

Очевидная необоснованность изложенного подхода к пониманию обязанности по использованию товарного знака и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, который определенное время существовал на практике, нашла, в конце концов, отражение в судебной практике. Так, при рассмотрении дела № А40-51151/02-94-376 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации установил, что товар, маркированный товарным знаком, правовая охрана которого ранее была прекращена, поставлялся в Россию в том виде, в котором он затем продавался потребителям. Продавцы не видоизменяли упаковку и маркировку ликера. Эти обстоятельства позволили признать, что правообладатель сам использовал на территории Российской Федерации свой товарный знак, хотя и не заключал с кем-либо лицензионный договор и самостоятельно не ввозил товар на территорию Российской Федерации.

Тем самым, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации признал, что введение в оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком, может осуществляться как непосредственно производителем или лицензиатом, так и любым иным лицом, которое, выполняя посреднические функции, ввозит и продает на территории Российской Федерации товар, произведенный на законных основаниях правообладателем или каким-либо иным лицом для правообладателя.

В данном случае позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации полностью соответствует тенденциям развития международного права. Так, согласно ст. 19 Сингапурского договора о законах по товарным знакам (принят на Дипломатической конференции 27.03.06.) отсутствие регистрации лицензии Ведомством или другим органом Договаривающейся стороны не затрагивает действительность регистрации знака, который является предметом лицензии, или охраны этого знака. И при этом, договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков.

Изложенные проблемы в значительной степени решены на законодательном уровне в четвертой части ГК РФ. В соответствии с четвертой частью ГК РФ использование товарного знака по-прежнему является обязательным. Не изменился и срок, в течение которого неиспользование товарного знака может служить основанием для прекращения его правовой охраны. Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Вместе с тем кодекс внес коррективы в понимание того, что именно является неиспользованием товарного знака. Прежде всего необходимо обратить внимание на положения п. 2 ст. 1484 ГК РФ, который конкретизирует в каких формах может осуществляться исключительное право на товарный знак. Согласно данному пункту исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

  1. на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
  2. при выполнении работ, оказании услуг;
  3. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  4. в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
  5. в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Тем самым четвертая часть ГК РФ признает, что использование товарного знака может выражаться в следующих формах:

  • применение товарного знака правообладателем на производимых им товарах, которые вводятся им в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
  • применение товарного знака на товарах, которые производятся и вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара лицензиатом на основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
  • применение товарного знака на товарах, которые производятся и вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, любым другим лицом под контролем правообладателя.

В последнем случае, как представляется, контроль может охватывать различные этапы движения товара, начиная от производства и заканчивая его реализацией потребителю. Это позволит легализовать с точки зрения законодательства о товарных знаках как производство товара по заказу правообладателя, так и внешнеэкономические сделки с правообладателем без заключения неуместного в данных случаях лицензионного договора и без риска утраты знаком правовой охраны.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что четвертая часть ГК РФ в значительной степени приблизила понимание обязанности по использованию товарного знака к реальным условиям гражданского оборота и сложившимся формам хозяйственных связей.

Возврат к списку

Аналитика

02.02.2012

Преобладающая в большинстве сфер экономики форма конкуренции, имеет ряд важных особенностей, на которых стоит заострить внимание.

Далее...
22.09.2010

В мировой практике   паразитирование на достижениях конкурента или использование чужой репутации признается недобросовестным. В России эти, а также иные недобросовестные методы прямо не отнесены к недобросовестной конкуренции, что свидетельствует о необходимости изменения закона. Вместе с тем, ряд проблем может быть решен и в рамках действующего законодательства.

Далее...
Bonares
Тел. (495) 978-80-16
e-mail: info@bonares.ru
105318, г. Москва,
ул. Щербаковская, д. 41А